案例:最高法“啤酒罐”专利无效案——外观设计专利与在先商标权冲突的司法认定
案情介绍
本案为嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司(下称嘉士伯公司)诉国家知识产权局、第三人马XX的外观设计专利权无效行政纠纷,案号为(2023)最高法知行终42号。马XX于2018年5月28日申请、2018年12月18日授权公告名称为“啤酒罐”的外观设计专利(专利号201830256268.0)。2020年6月,嘉士伯公司以该专利违反2008年修正的《专利法》第23条第2款、第3款为由,请求宣告专利无效,核心主张为:本专利与嘉士伯公司在先公开销售的“大理V8啤酒”罐设计不具有明显区别;本专利使用的“V8”标识,与嘉士伯公司在先申请的第22475245号“V8”商标构成权利冲突。国家知识产权局作出第46751号审查决定,维持专利权有效。嘉士伯公司不服,诉至北京知识产权法院,一审败诉后向最高人民法院提起上诉。二审法院查明,嘉士伯公司“V8”商标申请日为2016年12月30日,早于案涉专利申请日,且“大理V8啤酒”经长期使用具有较高知名度;马XX与嘉士伯公司同处云南,存在接触在先商标的可能性。
一审观点
北京知识产权法院审理后驳回嘉士伯公司诉讼请求,核心裁判逻辑:第一,注册商标专用权冲突不成立。嘉士伯公司“V8”商标核准注册日为2018年10月28日,晚于专利申请日,注册商标专用权自核准注册之日取得,案涉专利申请时该商标未获注册,不构成在先权利。同时,《商标法》第31条针对商标之间的冲突,与专利、商标权利冲突法律关系不同,不得类推适用。第二, 未注册商标在先权益不成立。嘉士伯公司证据多为“大理啤酒V8”“大理V8”组合使用,无单独使用“V8”的证据,且“V8”易被识别为产品型号,难以单独区分商品来源,不足以证明未注册商标权益。第三,外观设计保护范围不涵盖文字内容。外观设计保护形状、图案与色彩结合的设计,不保护文字本身内容,案涉专利仅保护“V8”文字的位置、大小、颜色设计,不保护文字含义,故不与商标权产生冲突。
二审观点
最高人民法院撤销一审判决及被诉无效决定,判令国家知识产权局重新审查,核心裁判观点:
第一,正确界定“合法权利”范围。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十二条规定:“专利法第二十三条所称的合法权利包括:作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像,以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。”根据该规定,商标权是专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利之一。商标可区分为注册商标和未注册商标,商标权人对其注册商标依法享有专用权,对其通过使用已与其取得对应关系,且实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标,亦享有合法权益。原则上,如果商标权人的注册商标的申请日在外观设计专利申请日之前,且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效,或者在外观设计专利申请日之前,实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标已经与商标权人建立对应关系,商标权人基于其在先申请商标权或者在先已与其建立对应关系的未注册商标的合法权益,可以用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。如果在同一种商品或类似商品的外观设计中采用了与他人在先申请的注册商标或者在先已与其建立对应关系的未注册商标相同或者近似的标识,外观设计专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来源于商标权人,进而损害在先权利人的合法权利,通常可以认定为该外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。这种冲突的判断标准实质上是审查外观设计专利权的实施是否会侵害在先权利人基于其在先注册商标或在先已与其建立对应关系的未注册商标所享有的合法权利或利益。《专利法》第23条第3款的“合法权利”应作广义解释,包括申请在先、无效宣告时已核准注册的商标权,以及经使用具有识别作用的未注册商标权益,不以核准注册日为唯一判断节点。
第二,在先商标申请权益受保护。“V8”商标申请日早于案涉专利申请日,且最终获准注册,商标申请权是受法律保护的期待权,符合条件的在先商标申请权益可对抗在后外观设计专利。
第三,在先使用形成合法权益。嘉士伯公司前身使用“V8”标识超12年,经广泛宣传与销售已形成稳定市场对应关系,“V8”并非啤酒通用型号,相关公众已将其与嘉士伯公司建立关联,构成在先合法权益。
第四,权利冲突判断核心为混淆可能性。外观设计是否与在先商标冲突,关键看实施是否导致相关公众混淆商品来源。案涉专利将“V8”用于啤酒罐显著位置,与嘉士伯公司在先商标/标识相同、商品类似,且马姚军存在接触可能性,客观上易造成混淆,构成权利冲突。
典型意义
本案明确了外观设计专利与在先商标权冲突的司法裁判规则,对专利授权确权实务具有重要指导价值:二审裁判拓宽了“合法权利”解释边界。突破仅以商标核准注册日认定在先权利的局限,将申请在先且最终获注的商标权益、经使用具有识别作用的未注册商标权益纳入保护范围,契合保护在先权利的立法本意。确立冲突判断核心标准。二审裁判摒弃“文字内容不属于外观设计保护范围即不冲突”的机械思路,确立以混淆可能性为核心的判断规则,聚焦外观设计实施是否损害在先商标权益,回归权利冲突条款规制目的。为商标申请在先、注册在后情形下的外观设计无效案件提供裁判指引,统一司法与行政审查尺度,督促外观设计申请人尊重他人在先商标权益,遏制恶意模仿、抢注行为,维护市场公平竞争秩序
